注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。雖然這個(gè)過程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只要你按照規(guī)定進(jìn)行操作，你的企業(yè)就可以合法地運(yùn)營。下面，主頁將帶領(lǐng)大家一起認(rèn)識(shí)深圳商標(biāo)注冊(cè)律師業(yè)務(wù)，希望可以幫到你。

作者 | 陳琪霖 陳鑠 泰和泰（深圳）律師事務(wù)所

本文通過法規(guī)及案例，重點(diǎn)分析商標(biāo)權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)及著作權(quán)競合后的解決路徑。

商標(biāo)權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)的沖突

因商標(biāo)和企業(yè)名稱都具有指示商品來源的作用，市場主體就可能會(huì)利用兩個(gè)權(quán)利來源分屬不同行政管理體系的空隙，將有一定知名度的字號(hào)注冊(cè)為商標(biāo)，或?qū)⒃谙茸?cè)商標(biāo)、未注冊(cè)的馳名商標(biāo)申請(qǐng)為企業(yè)字號(hào)，從而產(chǎn)生兩個(gè)權(quán)利的競合。

（一）在先企業(yè)名稱權(quán)與在后申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的沖突

1、商標(biāo)法第三十二條規(guī)定，申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，不得侵犯他人的在先權(quán)利。企業(yè)名稱權(quán)屬于該條規(guī)定的在先權(quán)利的范疇。故而，對(duì)于在后商標(biāo)侵犯在先企業(yè)名稱權(quán)的，若在后商標(biāo)在初審公告期內(nèi)，則企業(yè)名稱權(quán)人其可以提起商標(biāo)異議程序；若在后商標(biāo)已注冊(cè)，則其可以提起商標(biāo)無效宣告程序。

該救濟(jì)程序需要滿足以下要件：

（1）權(quán)利人已在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前登記或使用其字號(hào)；

（2）該字號(hào)在中國相關(guān)公眾具有一定知名度；

（3）系爭商標(biāo)的注冊(cè)和使用容易導(dǎo)致中國相關(guān)公眾誤認(rèn)該商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的商品

或服務(wù)來源于該字號(hào)權(quán)人，或與其有某種特定的聯(lián)系，損害在字號(hào)權(quán)人可能的合法權(quán)益。

該救濟(jì)方式的實(shí)現(xiàn)，需要證明字號(hào)具有一定知名度，從而認(rèn)定兩個(gè)權(quán)利共存會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)，一般而言可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行舉證說明：

首先，就字號(hào)知名度的證據(jù)，商標(biāo)局、商評(píng)委、法院對(duì)于企業(yè)在第三方平臺(tái)上的宣傳證據(jù)，包括媒體報(bào)道、行業(yè)榮譽(yù)等證據(jù)更為認(rèn)可，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先提交此類證據(jù)。此外，商標(biāo)局、商評(píng)委及法院的關(guān)于字號(hào)知名度的在先認(rèn)定也會(huì)予以重點(diǎn)考量。銷售合同及銷售記錄等主要展示企業(yè)經(jīng)營情況的證據(jù)可作為輔助證據(jù)遞交。

比如，在（2020）京行終3592號(hào)案[1]中，在先企業(yè)名稱權(quán)利人在商評(píng)委及行政訴訟階段遞交了包括雜志廣告合同、發(fā)票及雜志摘頁；媒體報(bào)道；企業(yè)及法代獲獎(jiǎng)情況。法院認(rèn)為本案中在先企業(yè)名稱權(quán)利人在系爭商標(biāo)申請(qǐng)日前，已經(jīng)在相關(guān)雜志上持續(xù)發(fā)布廣告，宣傳推廣其動(dòng)物飼料添加劑，且持續(xù)銷售相關(guān)產(chǎn)品，在動(dòng)物飼料添加劑商品領(lǐng)域具有一定知名度。

其次，字號(hào)的持續(xù)使用時(shí)間也是法院認(rèn)定知名度的因素之一，一般而言，持續(xù)使用時(shí)間與字號(hào)的影響力及知名度成正比。但在互聯(lián)網(wǎng)流量的推動(dòng)下，使用較短的字號(hào)仍然有被保護(hù)的可能。

最后，商品來源產(chǎn)生混淆也是認(rèn)定的重要因素，其主要考量企業(yè)名稱和商標(biāo)近似度、企業(yè)名稱實(shí)際使用領(lǐng)域和商標(biāo)核準(zhǔn)商品/服務(wù)的密切關(guān)聯(lián)度等因素。

2、在先企業(yè)名稱權(quán)利人還可依據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第六條第（二）款：“經(jīng)營者不得擅自使用他人有一定影響的企業(yè)名稱引人誤認(rèn)為是他人商品或者與他人存在特定聯(lián)系。”進(jìn)而追究商標(biāo)使用人的民事責(zé)任，包括賠償損失等。但只有該在先字號(hào)具有一定的市場知名度、為相關(guān)公眾所知悉并且二者能構(gòu)成混淆誤認(rèn)，才可以得到《反不正當(dāng)競爭法》的保護(hù)；反之，當(dāng)企業(yè)名稱中的字號(hào)不構(gòu)成具有一定知名度的字號(hào)時(shí)，則無法根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第六條獲得保護(hù)。在此，企業(yè)名稱權(quán)利人能夠證明其字號(hào)在商標(biāo)使用人所在區(qū)域、行業(yè)具有一定知名度，仍然可能會(huì)予以保護(hù)，在（2011）民提字第276號(hào)[2]一案中，最高院認(rèn)定企業(yè)名稱權(quán)人的字號(hào)在浙江省具有一定知名度，從而認(rèn)定在后商標(biāo)使用人構(gòu)成不正當(dāng)競爭。（2019）粵民終477號(hào)[3]一案中，法院認(rèn)為對(duì)企業(yè)名稱是否受到保護(hù)的認(rèn)定，不要求其具有全行業(yè)的知名度。

法院在認(rèn)定該行為是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭往往會(huì)遵循誠實(shí)信用、保護(hù)在先權(quán)利和禁止混淆原則。但與前述救濟(jì)途徑相比，法院認(rèn)定時(shí)更為重視商標(biāo)使用人的主觀惡意這一因素。

（二）將在先注冊(cè)商標(biāo)以及未注冊(cè)的馳名商標(biāo)作為在后企業(yè)名稱使用的沖突

以在后企業(yè)名稱對(duì)在先商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)，從而主張權(quán)利時(shí)，應(yīng)注意以下幾個(gè)條件：

第一，在后企業(yè)名稱權(quán)利人突出使用字號(hào)才能認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)。法院認(rèn)定時(shí)主要考量企業(yè)名稱權(quán)人是否規(guī)范使用企業(yè)全稱還是突出使用部分。

在（2020）粵03民終30037號(hào)[4]一案中，法院認(rèn)為，被告在被控侵權(quán)肥料的外包裝袋上使用“美盛農(nóng)業(yè)科技”字樣，并非規(guī)范使用企業(yè)全稱，而是屬于突出使用企業(yè)名稱?！懊朗ⅰ辈皇枪潭ㄔ~匯具有較強(qiáng)的顯著性，且“美盛”商標(biāo)經(jīng)過使用已具有較高的知名度，兩者構(gòu)成近似，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。

第二，法院在認(rèn)定在后企業(yè)名稱權(quán)利人是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時(shí)并不要求在先注冊(cè)商標(biāo)具有一定知名度，只有在以未注冊(cè)商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)時(shí)才需要以馳名度作為要件，但商標(biāo)的知名度會(huì)影響法院對(duì)于近似認(rèn)定的判斷。

在（2015）民提字第38號(hào)[5]案中，申請(qǐng)人為第30類（咖啡等商品）、第43類（咖啡店等服務(wù)）“采蝶軒”的中文、拼音及英文的在先商標(biāo)權(quán)利人，被申請(qǐng)人作為在后企業(yè)名稱權(quán)利人，在其面包產(chǎn)品和面包店上使用了“采蝶軒”的中文、拼音及英文。最高院認(rèn)為，因申請(qǐng)人在先商標(biāo)被認(rèn)定為著名商標(biāo)，在商標(biāo)相同或者近似判斷中，應(yīng)考慮商標(biāo)知名度對(duì)上述判斷所帶來的影響。

第三，在后企業(yè)名稱權(quán)人雖然規(guī)范使用字號(hào)，但仍可能構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

這種情形針對(duì)的是一些已注冊(cè)且知名度較高的商標(biāo)，或者未注冊(cè)達(dá)到馳名狀態(tài)的商標(biāo)。在這種情形下，即使規(guī)范使用含有與相同或近似文字的企業(yè)字號(hào)，仍有可能導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)于商品來源以及不同經(jīng)營者之間是否有關(guān)聯(lián)等產(chǎn)生混淆誤。例如，筆者曾代理的（2011）中二法知民初字第34號(hào)判決書，法院認(rèn)定：被告在電飯煲外包裝上使用“蘇泊爾上海有限公司”，未突出“蘇泊爾”字樣，但其目的是攀附原告的商譽(yù)，不正當(dāng)?shù)貭幦〗灰讬C(jī)會(huì)，具有明顯的主觀惡意，嚴(yán)重?fù)p害原告的合法權(quán)益，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

商標(biāo)權(quán)與著作權(quán)的相關(guān)沖突

商標(biāo)權(quán)和著作權(quán)可以并行不悖，一件帶有圖形元素或是進(jìn)行設(shè)計(jì)化處理的文字元素的商標(biāo)也可以被認(rèn)為是作品而予以保護(hù)。然而，著作權(quán)和商標(biāo)權(quán)也有直接沖突的情況。

1、在后著作權(quán)與在先商標(biāo)權(quán)的沖突

在此情形下，在先商標(biāo)權(quán)人可以根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定認(rèn)定其構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

2、在后申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)與在先著作權(quán)的沖突

在先著作權(quán)人同樣可以援引《商標(biāo)法》第三十二條:“申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)不得侵犯他人的在先權(quán)利”進(jìn)行權(quán)利救濟(jì)。若在后商標(biāo)在初審公告期內(nèi)，則在先著作權(quán)人可以提起商標(biāo)異議程序；若在后商標(biāo)已注冊(cè)，則其可以依照提起商標(biāo)無效宣告程序。

在先著作權(quán)人還可根據(jù)《著作權(quán)法》第五十二條、第五十三條等規(guī)定追究在后商標(biāo)使用人的侵權(quán)責(zé)任，需要注意的是，依據(jù)最高人民法院在[2005]民三監(jiān)字第2號(hào)函：“在商標(biāo)授權(quán)程序中，當(dāng)事人僅因?yàn)樗松暾?qǐng)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)使用其作品而主張保護(hù)著作權(quán)的，應(yīng)通過商標(biāo)法規(guī)定的異議等救濟(jì)程序解決。在已提出異議的情況下，當(dāng)事人又以他人使用其作品申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)并獲初審公告的行為構(gòu)成侵權(quán)為由，提起民事訴訟的，人民法院不宜受理?！奔啊蛾P(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條第一款的規(guī)定，僅有他人使用他人在先作品并成功注冊(cè)為商標(biāo)的行為可以以民事途徑進(jìn)行救濟(jì)。即已注冊(cè)的商標(biāo)使用了他人在先作品的行為可以被認(rèn)定為民事侵權(quán)，然而以他人在先作品作為商標(biāo)提出申請(qǐng)但尚未核準(zhǔn)注冊(cè)的行為，僅能以行政程序予以救濟(jì)。

因在后申請(qǐng)商標(biāo)與在先著作權(quán)的沖突較為復(fù)雜，筆者予以重點(diǎn)探討。

無論是在行政授權(quán)確權(quán)階段，還是民事階段，商標(biāo)局、商評(píng)委及法院基本以“實(shí)質(zhì)性相似 接觸=侵權(quán)”的規(guī)則作為判斷是否侵犯著作權(quán)的依據(jù)。

因著作權(quán)的保護(hù)范圍和作品傳播載體與商品/服務(wù)并不直接關(guān)聯(lián)，在先著作權(quán)人可超越商品/服務(wù)關(guān)聯(lián)度進(jìn)行維權(quán)，從而導(dǎo)致實(shí)質(zhì)上著作權(quán)人可以利用在先著作權(quán)獲得接近甚至超過馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的保護(hù)范圍和保護(hù)力度。在目前認(rèn)定馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類保護(hù)是需要極高證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的情況下，在先著作權(quán)顯然成為了規(guī)避馳名認(rèn)定的維權(quán)利器。故而，商標(biāo)局、商評(píng)委及法院需要通過嚴(yán)格審查著作權(quán)確權(quán)及侵權(quán)要件來認(rèn)定在后商標(biāo)權(quán)是否侵犯在先著作權(quán)。具體為：

第一，作品是否具有獨(dú)創(chuàng)性的認(rèn)定關(guān)系到作品是否受到著作權(quán)法保護(hù)。單純將文字或物品形態(tài)進(jìn)行簡單變形往往無法被認(rèn)定具有一定的審美意義，未達(dá)到獨(dú)創(chuàng)性的標(biāo)準(zhǔn)。且因著作權(quán)只保護(hù)表達(dá)，這也要求作品需要有足夠的長度才能獨(dú)立成為作者傳遞表達(dá)內(nèi)容的載體。

在（2017）粵73民終506號(hào)[6]一案中，二審法院認(rèn)為涉案圖形“”雖然該字母經(jīng)過變形處理，但這種變形處理尚未達(dá)到作為造型藝術(shù)作品的創(chuàng)造性高度，從圖形的外在表現(xiàn)形式來看，亦無法體現(xiàn)出作者在美學(xué)領(lǐng)域的獨(dú)特創(chuàng)造力和觀念。

第二，基于作品完成后便自動(dòng)取得著作權(quán)，著作權(quán)登記并不發(fā)生權(quán)利取得的效力的特點(diǎn)，著作權(quán)的歸屬和形成時(shí)間也易成為商標(biāo)局、商評(píng)委及法院審理的焦點(diǎn)問題。

《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十九條規(guī)定：“商標(biāo)標(biāo)志構(gòu)成受著作權(quán)法保護(hù)的作品的，當(dāng)事人提供的涉及商標(biāo)標(biāo)志的設(shè)計(jì)底稿、原件、取得權(quán)利的合同、訴爭商標(biāo)申請(qǐng)日之前的著作權(quán)登記證書等，均可以作為證明著作權(quán)歸屬的初步證據(jù)。商標(biāo)公告、商標(biāo)注冊(cè)證等可以作為確定商標(biāo)申請(qǐng)人為有權(quán)主張商標(biāo)標(biāo)志著作權(quán)的利害關(guān)系人的初步證據(jù)?！痹诿袷掳讣校ㄔ旱膶彶闀?huì)更為嚴(yán)格。如（2019）粵73民終6457號(hào)[7]案中，法院認(rèn)為對(duì)方未提供底稿，而且登記時(shí)間在提起訴訟的時(shí)間之后，有為訴訟而登記的情況，所以商標(biāo)公告商標(biāo)注冊(cè)證的證據(jù)也沒被。

第三，針對(duì)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似要件的認(rèn)定，法院主要考量在后商標(biāo)標(biāo)識(shí)部分是否復(fù)制在先作品中獨(dú)創(chuàng)性部分，一般而言獨(dú)創(chuàng)性部分包括圖形整體外觀、設(shè)計(jì)風(fēng)格、整體構(gòu)圖、作品主題等因素。

第四，針對(duì)接觸要件的認(rèn)定，目前商標(biāo)局、商評(píng)委及法院普遍認(rèn)為通過間接證據(jù)推定在后商標(biāo)申請(qǐng)人具有接觸可能性即可。

如某著名清酒在中國的無效宣告案，提交了大量的商業(yè)使用證據(jù)（銷售數(shù)據(jù)、宣傳活動(dòng)發(fā)票圖片、榮譽(yù)證據(jù)、媒體報(bào)道等），且商評(píng)委基于該商業(yè)使用證據(jù)認(rèn)定該在先著作權(quán)具有一定知名度，被申請(qǐng)人有接觸知曉的可能性。此外，一般而言同業(yè)人員更有可能知曉已發(fā)表且實(shí)際商業(yè)使用的作品，而獨(dú)創(chuàng)性愈高的作品，作品偶然雷同的概率愈低。由此綜合推定在后商標(biāo)申請(qǐng)人具有接觸可能性。

注釋

[1]（2020）京行終3592號(hào)珠海一路投資有限公司等與國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局其他二審行政判決書

[2]（2011）民提字第276號(hào)泉州豐澤區(qū)德源軸承有限公司與盧燕華、杭州日升機(jī)電有限公司不正當(dāng)競爭糾紛案

[3]（2019）粵民終477號(hào)廣州紅日燃具有限公司與廣東智美電器股份有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛二審判決書

[4]（2020）粵03民終30037號(hào)美盛（深圳）化肥進(jìn)出口有限公司、山東美盛農(nóng)業(yè)科技有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛民事二審民事判決書

[5]（2015）民提字第38號(hào)梁或、盧宜堅(jiān)與安徽采蝶軒蛋糕集團(tuán)有限公司、合肥采蝶軒企業(yè)管理服務(wù)有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛申請(qǐng)?jiān)賹徝袷屡袥Q書

[6]（2017）粵73民終506號(hào)案鐘利民與廣州市碧歐化妝品有限公司著作權(quán)侵權(quán)糾紛案一案民事二審判決書

[7] (2019)粵73民終6457號(hào)上海松田香料有限公司、林龍彪、味魔師（廣州）食品有限公司與著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一案民事二審判決書

（本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表知產(chǎn)力立場）

圖片來源 | 網(wǎng)絡(luò)

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