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中國公司如何在美國申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)及避坑指南
發(fā)布于 2025-01-11 02:54:04 作者: 望智美
注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。雖然這個(gè)過程可能會(huì)有些復(fù)雜,但是只有完成這個(gè)過程,你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營。接下來,主頁將帶大家認(rèn)識(shí)深圳國際商標(biāo)公司注冊(cè)條件,并將相對(duì)應(yīng)的解決措施告訴大家,希望可以幫助大家減輕一些煩惱。
美國是中國重要的貿(mào)易國,中國公司要在美國開展業(yè)務(wù)的跨境電商的主流平臺(tái)是亞馬遜。亞馬遜不斷推進(jìn)品牌化建設(shè),其要求入駐平臺(tái)的賣家必須要申請(qǐng)注冊(cè)美國商標(biāo)并在亞馬遜平臺(tái)進(jìn)行品牌備案,只有這樣才能享有平臺(tái)提供的品牌打造、品牌分析以及品牌保護(hù)的服務(wù)。亞馬遜的這個(gè)規(guī)定要求中國跨境電商企業(yè)必須在美國申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)。海量的中國電商企業(yè)就產(chǎn)生了海量的美國商標(biāo)申請(qǐng)需求,提供低價(jià)美國商標(biāo)注冊(cè)在國內(nèi)就成為一門生意,近年來,中國公司在美國申請(qǐng)商標(biāo)頻頻發(fā)生問題,非常有必要對(duì)美國商標(biāo)申請(qǐng)進(jìn)行詳細(xì)梳理,以避免國內(nèi)企業(yè)踩坑。
一、美國商標(biāo)申請(qǐng)的具體規(guī)定
1、美國商標(biāo)申請(qǐng)基于4種申請(qǐng)基礎(chǔ)方式
1)實(shí)際使用Actual Use in Commerce;
2)意圖使用Intent to Use;
3)國外申請(qǐng) Foreign Application;
4)馬德里國際申請(qǐng) International Application。
這4種申請(qǐng)基礎(chǔ)的具體要求在于:
1)實(shí)際使用:需要申請(qǐng)人已在美國使用了申請(qǐng)商標(biāo),并在商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)提交使用證據(jù);
2)意圖使用:申請(qǐng)人還未在美國使用申請(qǐng)商標(biāo),可以選擇先提交商標(biāo)申請(qǐng),在申請(qǐng)商標(biāo)審查通過后遞交證據(jù);
3)國外申請(qǐng):國內(nèi)已經(jīng)有注冊(cè)商標(biāo),可以以國內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)證為基礎(chǔ)提交美國商標(biāo)申請(qǐng),無需提交使用證據(jù);
4)馬德里國際申請(qǐng):通過馬德里途徑提交美國商標(biāo)申請(qǐng),無需提交使用證據(jù)。
申請(qǐng)人可以根據(jù)公司的實(shí)際情況選擇合適的申請(qǐng)基礎(chǔ),有利于企業(yè)節(jié)省申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)間及成本。
2、中國公司在美國申請(qǐng)商標(biāo)必須由美國律師代理
2019年8月3日起,美國專利商標(biāo)局(USPTO)要求境外的商標(biāo)申請(qǐng)人必須由一名持有美國執(zhí)業(yè)資格的律師代理其在美國的商標(biāo)事務(wù)。該規(guī)定的主要目的是確保外國籍申請(qǐng)人了解并遵守所有相關(guān)的美國商標(biāo)注冊(cè)法律要求,包括美國專利商標(biāo)局規(guī)則和關(guān)于商業(yè)中實(shí)際使用的要求。
3、中國商標(biāo)代理公司規(guī)避美國商標(biāo)申請(qǐng)規(guī)定的路徑
如果你委托國內(nèi)的商標(biāo)代理公司幫你在美國申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè),你務(wù)必要穿透該國內(nèi)商標(biāo)代理公司,核實(shí)他在美國的合作伙伴是否是正規(guī)的美國執(zhí)業(yè)律師。
鑒于美國商標(biāo)律師的代理費(fèi)較高,因此很多中國商標(biāo)代理公司就走捷徑,目前總結(jié)下來有以下幾種模式:
(1) 借用美國律師執(zhí)照,國內(nèi)商標(biāo)代理人直接簽字代理
(2) 與美國執(zhí)業(yè)律師合作,但在部分案件中,冒充合作律師遞交案件
美國商標(biāo)律師執(zhí)業(yè)資格問題,申請(qǐng)人可通過如下美國官網(wǎng),核查美國律師執(zhí)業(yè)資格與被下發(fā)陳述理由令或制裁令等情況,挑選正規(guī)代理律所:
查詢美國律師資格:
https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-hire-private-trademark-attorney#Find attorney
查詢美國代理機(jī)構(gòu)是否有不良?xì)v史:
https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks
二、近年來中國申請(qǐng)人在美國的商標(biāo)申請(qǐng)事故
目前已經(jīng)發(fā)生的中國商標(biāo)代理公司在美國因?yàn)檫f交虛假信息、虛假使用證據(jù)、無善意使用意圖(惡意搶注、抄襲模仿、惡意囤積)等,或者因?yàn)榇嬖诓徽\信行為,如無證經(jīng)營、冒用/偽造律師資格、律師簽字做假、未盡代理機(jī)構(gòu)注意義務(wù)(未審核申請(qǐng)人提供的資料,甚至未經(jīng)授權(quán)遞交虛假資料)等發(fā)生的商標(biāo)代理事故如下:
(一)深圳寰逸知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司代理的15807件美國商標(biāo)被撤銷
美國時(shí)間2021年12月10日,美國商標(biāo)專利局USPTO對(duì)深圳HUANYEE知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及張女士嚴(yán)重違反USPTO規(guī)則做出最終裁決通知:永久禁止深圳HUANYEE公司、YushaZhang及公司的員工代表他人向USPTO提交申請(qǐng),停止其再次申辯的機(jī)會(huì),涉及的15807個(gè)美國商標(biāo)全部作廢,該禁令立即生效。 通知中指出深圳寰逸公司的違規(guī)行為包括非法代理、代簽申請(qǐng)、提供虛假地址、共享申請(qǐng)賬戶等多項(xiàng)觸犯USPTO底線的行為。
此次終裁,由美國專利商標(biāo)局代理局長Andrew Hirshfeld授權(quán)發(fā)出。這是美國商標(biāo)局首次對(duì)中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司發(fā)出如此嚴(yán)厲的制裁,也讓國內(nèi)眾多知識(shí)產(chǎn)權(quán)為之震蕩。 USPTO發(fā)布的裁決文書中指出,本次涉事公司的行為嚴(yán)重違背了美國專利商標(biāo)局以及公眾所依賴的真實(shí)和準(zhǔn)確原則,對(duì)其采取的制裁措施包括兩個(gè)方面:
1、終止涉及被申請(qǐng)人提交的意見書的訴訟程序
2、受訪者不得進(jìn)一步通信或提交意見
也就是說,本次涉事的15000多個(gè)商標(biāo)都全部作廢,并且無法進(jìn)行進(jìn)一步的申訴處理。
(二)Yanhua Chen 和 Huang Yuchen 名下代理的357項(xiàng)商標(biāo)被制裁
2022年8月8日,美國專利商標(biāo)局(USPTO)官網(wǎng)發(fā)布了一項(xiàng)決定,申請(qǐng)對(duì) Yanhua Chen 和 Huang Yuchen 名下代理的350多項(xiàng)商標(biāo)作出嚴(yán)厲制裁。
Yanhua Chen 和 Huang Yuchen 在沒有獲得美國律師的代理,并且在律師不知情或未經(jīng)同意的情況下使用多名律師的姓名和律師信息,給357份商標(biāo)申請(qǐng)文件簽署這些律師的姓名,這些律師為Arianna Christopher、Robert Feinland、James Rosini 或 Laura。
因提供了虛假的律師信息或不恰當(dāng)?shù)剌斎肼蓭熀灻鳛樯暾?qǐng)信息,甚至于這些申請(qǐng)中的許多提交內(nèi)容包含額外的虛假、虛構(gòu)和/或欺詐性信息,Yanhua Chen 和Huang Yuchen違反了美國專利商標(biāo)局商標(biāo)案件實(shí)務(wù)規(guī)則。
對(duì)此,美國專利商標(biāo)局給出的制裁結(jié)果是:
(1) Yanhua Chen 和Huang Yuchen將被永久禁止代表自己或者他人提交與商標(biāo)相關(guān)的文件;
(2) 美國專利商標(biāo)局將刪除或以其他方式不考慮被告提交的所有商標(biāo)相關(guān)文件;
(3) 美國專利商標(biāo)局將從美國專利商標(biāo)局的所有申請(qǐng)和/或注冊(cè)的數(shù)據(jù)庫中刪除與被告相關(guān)的通訊信息;
(4) 美國專利商標(biāo)局首席信息官辦公室將被指示永久停用任何出現(xiàn)與被告相關(guān)的聯(lián)系信息的美國專利商標(biāo)局賬戶,并采取一切合理措施防止被告創(chuàng)建或激活更多賬戶;
(5) 所有包含被告提交的正在進(jìn)行程序的材料將被終止,并且商標(biāo)狀態(tài)和文件檢索系統(tǒng)(TSDR)將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候更新以包含此命令;
(6) 美國專利商標(biāo)局(USPTO)將繼續(xù)刪除文件、刪除信息、停用帳戶,并終止包含后來發(fā)現(xiàn)由被告提交的文件程序。
(三)深圳商標(biāo)代理公司代理的53205個(gè)美國商標(biāo)被美國USPTO要求補(bǔ)充舉證
2023年11月27日,USTPO發(fā)布了“Supplemental Show Cause Order”(補(bǔ)充舉證指令),延續(xù)了上次的調(diào)查。USTPO搜集了更多證據(jù),本次涉及53,205個(gè)商標(biāo),文件多達(dá)1319頁。此次懲戒,美國商標(biāo)局還專門列出了這些商標(biāo)代理公司的中文名稱。文件鏈接如下:
https://developer.uspto.gov/tm-decisions/search/administrative
https://developer.uspto.gov/tm-decisions/search/administrative
文檔中顯示,被調(diào)查的機(jī)構(gòu)在代理客戶提交美國申請(qǐng)商標(biāo)的過程中存在許多違規(guī)操作,包括:
A.被申請(qǐng)人在美國專利商標(biāo)局廣泛從事未經(jīng)授權(quán)的執(zhí)業(yè)活動(dòng);
B.被申請(qǐng)人在向美國專利商標(biāo)局提交的商標(biāo)申請(qǐng)中不當(dāng)輸入他人簽名,并提供虛假或虛構(gòu)信息,蓄意掩蓋其未經(jīng)授權(quán)的執(zhí)業(yè)行為。
C.被申請(qǐng)人在進(jìn)入美國專利商標(biāo)局系統(tǒng)提交商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)多次違反使用條款。
D.被申請(qǐng)人提交了數(shù)千份使用虛假樣本的申請(qǐng)。
三、美國商標(biāo)申請(qǐng)的避坑指南
1、美國商標(biāo)必須委托正規(guī)的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和美國執(zhí)業(yè)律師提交申請(qǐng)
警惕低價(jià)注冊(cè),切勿貪圖便宜,低價(jià)注冊(cè)不僅面臨各種不合規(guī)導(dǎo)致美國商標(biāo)被撤銷的風(fēng)險(xiǎn),服務(wù)質(zhì)量也很難得到保障。
2、不要制造虛假使用證據(jù)
美國商標(biāo)申請(qǐng)區(qū)分實(shí)際使用和意向使用,如果您的商標(biāo)還沒有在美國進(jìn)行實(shí)際商業(yè)使用,需要在商標(biāo)注冊(cè)之前向USPTO提交使用證據(jù),有些申請(qǐng)人就會(huì)制造虛假使用證據(jù),這樣不僅增加駁回風(fēng)險(xiǎn)而且已經(jīng)構(gòu)成了虛假申請(qǐng)。
3、美國商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)當(dāng)按需注冊(cè)
由于美國商標(biāo)以實(shí)際使用為基礎(chǔ),因此在美國申請(qǐng)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)按需注冊(cè),需要用在什么商品項(xiàng)目上就注冊(cè)什么項(xiàng)目,注冊(cè)的項(xiàng)目越多提供使用證據(jù)的負(fù)擔(dān)也越重,沒有實(shí)際使用或者意圖使用的項(xiàng)目就不要注冊(cè)了,如果提供虛假使用證據(jù)反而會(huì)弄巧成拙。
4、謹(jǐn)慎購買美國商標(biāo)
目前國內(nèi)市場上在售的絕大部分美國商標(biāo)都是國內(nèi)的囤標(biāo)申請(qǐng)人囤積牟利的,這些商標(biāo)可以說95%都是用虛假的使用時(shí)間、虛假的使用證據(jù)注冊(cè)下來的,這種虛假注冊(cè)的商標(biāo),權(quán)利基礎(chǔ)極不穩(wěn)定,隨時(shí)會(huì)被被撤銷;
5、有效期內(nèi)及時(shí)提交商標(biāo)使用證據(jù)
美國商標(biāo)注冊(cè)后5-6年以及9-10年,都需要主動(dòng)向USPTO提交商標(biāo)使用證據(jù)和聲明;這與中國商標(biāo)法的要求不同,中國商標(biāo)注冊(cè)有效期10年,期間不需要主動(dòng)提交商標(biāo)使用證據(jù),除非有第三人主動(dòng)發(fā)起挑戰(zhàn):即在該商標(biāo)注冊(cè)滿三年后,向商標(biāo)局主動(dòng)申該商標(biāo)連續(xù)三年不使用為理由撤銷該商標(biāo),商標(biāo)權(quán)人就得被動(dòng)提交商標(biāo)使用證據(jù),如果沒有使用,就會(huì)被撤銷。
從上文內(nèi)容中,大家可以學(xué)到很多關(guān)于深圳國際商標(biāo)公司注冊(cè)條件的信息。了解完這些知識(shí)和信息,主頁希望你能更進(jìn)一步了解它。